come si fa la cessione del marchio

Devo cedere un marchio di mia proprietà, vorrei sapere come posso procedere, se serve un notaio, qualche registrazione insomma quali sono le formalità e i costi.

La cessione del marchio si può fare, ed è perfettamente valida tra le parti, anche solo per scrittura privata. Per trascriverla, come è sempre consigliabile per renderla pubblica e opponibile a terzi, presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, non è nemmeno più necessario avere la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico, quindi passare da un notaio.

Per quanto riguarda il contratto, ti consiglio di farlo con l’assistenza di un professionista adeguatamente qualificato – come un avvocato esperto in IP o un consulente in proprietà intellettuale – che poi sarà in grado di curare anche le pratiche relative alla trascrizione.

Prima della trascrizione all’UIMB, l’atto di cessione del marchio viene poi registrato presso l’Agenzia delle Entrate e si paga la relativa imposta, che provvederà l’ufficio a liquidare prima dell’applicazione.

La registrazione all’UIMB si fa presso la camera di commercio della provincia dove è avvenuta la cessione, previo pagamento di diritti di trascrizione; l’ufficio è lo stesso che si occupa dei brevetti.

Naturalmente, se vuoi un preventivo per fare la cosa con la nostra assistenza, siamo a disposizione ; noi siamo in grado di predisporti la scrittura per la cessione, provvedere alla registrazione e alle formalità di trascrizione (risposta fornita in collaborazione con lo studio Provvisionato).

Riportiamo di seguito l’informativa in materia diffusa dalla nostra Camera di commercio di Modena, contenente informazioni presumibilmente analoghe a quanto previsto presso le altre camere territoriali.

INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLE TRASCRIZIONI

Per eseguire la trascrizione degli atti che trasferiscono o modificano i diritti relativi a brevetti e marchi, ai sensi delle vigenti disposizioni, il richiedente, personalmente o a mezzo mandatario, deve depositare presso le C.C.I.A.A., che redigono apposito verbale con l’indicazione della data di deposito, i seguenti documenti:
1) Domanda in doppio esemplare in bollo, diretta al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività – Ufficio Italiano Brevetti e marchi, e contenente:
il cognome, il nome e il domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;
il cognome, il nome del titolare del diritto di proprietà industriale e l’indicazione del numero e della data del brevetto stesso (per i brevetti allo stato di domanda si indicherà il numero di verbale e la relativa data di deposito ovvero il numero provvisorio comunicato dall’U.I.B.M.);
nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.
la data e la natura del titolo che si intende trascrivere -se si tratta di atto pubblico, l’indicazione del notaio che lo ha ricevuto- con gli estremi della registrazione;
l’indicazione dell’oggetto dell’atto da trascrivere.
2) Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti (art. 196 codice della proprietà industriale):
copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia, ovvero copia dei verbali e sentenze, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione;
in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal titolare.
L’ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;
Qualora tale documento si trovi già allegato ad altra domanda di trascrizione, potrà essere sufficiente fare riferimento allo stesso, citando gli estremi della domanda alla quale il documento è allegato.
3) Atto di procura o lettera d’incarico, in bollo, ove esista mandatario per la presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 201, D.Lgs. 10 febbraio 2005 n°30.
4) Relativamente ai marchi, l’attestazione di pagamento della tassa di euro 81,00 per ciascun titolo contenuto nell’atto da trascrivere, alla quale dovrà eventualmente aggiungersi quella per la lettera d’incarico (tale versamento dovrà essere effettuato mediante versamento in c/c postale al numero 82618000 – Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara), mentre si noti che, per ciò che riguarda tutte le pratiche relative ai brevetti di invenzione industriale, ai modelli di utilità e disegni ornamentali, il decreto 2 aprile 2007 ha previsto il pagamento di diritti ministeriali di euro 50,00 per ogni titolo contenuto nell’atto da trascrivere (tale versamento dovrà essere effettuato mediante versamento in c/c postale al numero 668004 – Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).
In considerazione del fatto che le trascrizioni devono essere effettuate in registri distinti per brevetti europei, brevetti nazionali per invenzioni, modelli, marchi nazionali e marchi internazionali, si sottolinea l’opportunità che le domande di trascrizione (corredate dalla prevista documentazione) vengano presentate seguendo le indicazioni fornite dall’art. 196 del codice della proprietà industriale (riportato di seguito). Un’importante novità introdotta dal comma 2° di tale articolo è rappresentata dal fatto che sia sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguardi più diritti di proprietà industriale sia alla stato di domanda sia concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima. L’art. 138 (riportato di seguito), dopo aver ribadito che, per ottenere la trascrizione, il richiedente deve allegare all’istanza relativa la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come statuiva la precedente normativa, prescrive che la stessa pubblicità possa essere ottenuta con qualsiasi altra documentazione di cui all’art. 196 sopraccitato.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana autenticata ed asseverata innanzi alle competenti autorità italiane.

I depositi di trascrizioni di brevetti presso le Camere di Commercio I.A.A. possono essere effettuati dalle ore 9 alle ore 12 di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato.

Art. 138, D.Lgs. 10-02-2005 n°30 . Trascrizione.
1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
h) le sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell’atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.
2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell’atto pubblico ovvero l’originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall’articolo 195.
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.
5. L’ordine delle trascrizioni è determinato dall’ordine di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull’atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l’atto si riferisce non comportano l’invalidità della trascrizione.

Art. 196, D.Lgs. 10-02-2005 n°30. Procedura di trascrizione.
1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere uniti:
a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione; oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal titolare; l’Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

Onorevole MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ufficio Italiano Brevetti e marchi
ROMA

Oggetto: Istanza di trascrizione dell’atto di (es. cessione) relativo al brevetto/marchio n. … del … depositato il … con il n. …
A carico di: (generalità del cedente)
A favore di: (generalità del cessionario)
Il sottoscritto ….(La Ditta …)
Residente in … (con sede in …)
Titolare della Domanda di Brevetto/Marchio n. … depositata il …. (-eventualmente- concesso il … con il n. …)
formula
ISTANZA DI TRASCRIZIONE
Dell’atto di … redatto il … e registrato a … il … con il n. ………..
A tale scopo si allega:
11) Atto di …
22) Versamento in c/c postale al n. 82618000 di euro. ……….. (dovuto solo nel caso si tratti di marchi) o versamento in c/c postale al n. 668004 di euro. ……….. (dovuto solo nel caso si tratti di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli)

Data ……………………..

Firma ……………………………..

About Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter, linkedIn, g+ e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

Comments

  1. Saresti più chiaro a precisare la fonte normativa quando asserisci che il trasferimento non necessita più di una scrittura privata con firme autenticate dal notaio? Io non sono riuscito a trovare la fonte normativa. Grazie

  2. Fabrizio Paccagnella says:

    Buonasera, avrei bisogno di capire meglio la strada da seguire per sfruttare la via della cessione o avvenuta cessione. Innanzitutto vorrei capire in cosa entrambe si sostanzino. Mi spiego meglio, io sono titolare di una serie di marchi assieme ad un'altra persona, la quale ha intenzione di cedermi la sua coproprietà, scusi le inesattezze, dietro liquidazione. Che fare?
    Ti ringrazio infinitamente.

  3. Ma parliamo di "concessione" del marchio, o di "cessione" (esclusiva) del marchio?!? Sulla prima concordo sulla non necessità di un notaio/autentica della scrittura, ma la seconda, dovendo avvenire necessariamente insieme all'azienda (2573 c.c.) deve necessariamente passare da un notaio…

  4. Buongiorno
    quanto detto per i marchi vale anche per la registrazione della vendita di un brevetto??
    sia italiano che internazionale?
    e quanto si paga all’incirca per la registrazione all’agenzia delle entrate?
    grazie

  5. Andrea Borlizzi says:

    Grazie mille per le preziose informazioni.
    Con riferimento alla seguente parte:
    “Prima della trascrizione all’UIMB, l’atto di cessione del marchio viene poi registrato presso l’Agenzia delle Entrate e si paga la relativa imposta”
    gradirei sapere a quanto ammonta l’imposta da pagare all’Agenzia delle Entrate.

    Cordiali saluti,

    Andrea Borlizzi

  6. C’è un termine entro cui effetuare la trascrizione?

  7. SALVE VORREI PRENDERE LA LICENZA DI UN MARCHIO REGISTRATO IN SPAGNA DI CUI HO LA DISTRIBUZIONE, POSSO FARLO E IN CHE MODO SEMPLICE CONTRATTO PRIVATO O VA REGISTRATO? GRAZIE

  8. Una persona fisica Italiana è titolare di un marchio registrato solo in Italia. Ora questa persona si è trasferita fiscalmente in un altro paese EU e vorrebbe vendere il suo marchio a una società alfa SLR incorporata in questo paese EU. Come deve comportarsi?concluso il trasferimento attraverso una vendita, l’intenzione è di registrare questo marchio anche in altri stati ma tramite ufficio brevetti del paese di alfa srl. Questa società alfa srl farà businesss online in tutto il mondo ma anche in parte minore in italia. Potrebbero crearsi problemi con il fatto che il marchio primariamente era stato registrato in Italia?grazie

    • Non è una cosa per la quale potrei darti valide indicazioni in questa sede, il caso va approfondito essendoci molteplici aspetti importanti, tra cui quello della fiscalità. Se credi, valuta di acquistare una consulenza, anche se non credo che un’ora possa essere sufficiente e probabilmente ne serviranno di più.

Di la tua!